域名注册通_评案说法‖商标侵权与涉商标不正当竞争行为的界分

案件

原告为“”、“”商标的专用权人。被告童某为“”商标的注册人，被告公司为童某投资设立的一人有限责任公司。被告公司不仅在其生产、销售的增压器上擅自标注与原告商标相同近似的“”、“”、“”标识，还在未经核准的汽车涡轮增压器上使用“”商标，并在产品及包装上故意使用未注册的“”组合商标，并突出标注“”。此外，公司使用域名为ww的网站从事经营活动，该域名中的“”无论从文字还是读音上看，均与原告商标近似。上述行为侵犯了原告的商标专用权。 此外，被告加瑞特公司企业名称中的“”字样与原告商标近似，构成不正当竞争，被告韩某销售涉案商品。为此，原告向法院起诉，请求判令：1、三被告停止侵权行为；2、被告加瑞特公司变更企业名称，不得使用“”字样，停止使用域名；3、三被告赔偿原告经济损失50万元。

法院经审理认为，被告加勒特公司在类似商品上使用与原告近似的商标，侵犯了原告的商标专用权。被告加勒特公司恶意注册并使用域名进行类似商品交易，使相关公众产生误认，也构成对原告注册商标专用权的侵犯。被告加勒特公司明知原告商标享有较高知名度，仍将“加勒特”等虚假文字注册为公司名称，使相关公众误认为二者之间存在特定关系，破坏了市场公平竞争秩序，构成对原告的不正当​​竞争。由于被告童某未提供证据证明加勒特公司的财产独立于其个人财产，应对被告加勒特公司的债务承担连带责任。 被告韩某明知加瑞特公司的“ ”标识涉及侵权，仍进行销售，其行为也侵犯了原告的注册商标专用权。鉴于原告因被告侵权所受到的损失和被告因侵权所获得的利润难以确定，赔偿数额由法院根据各被告侵权的情节、性质、持续时间、后果，原告商标的知名程度，以及原告为制止被告侵权行为所支出的合理开支等因素酌情确定。据此，判决三被告自本判决生效之日起停止对原告注册商标的侵权行为； 被告自本判决生效之日起停止使用该域名，申请变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“盖丽特”字样，并赔偿原告经济损失及合理调查费用共计人民币48万元；被告童某对被告的上述赔偿承担连带责任；被告韩松公司赔偿原告经济损失及合理调查费用共计人民币2万元。

一审判决宣告后，当事人均未上诉。

评论

关于反不正当竞争法与商标法等知识产权法的关系，知识产权界形象地将其比作商标法、专利法、著作权法等知识产权法漂浮在海上的冰山，而反不正当竞争法则是托起冰山的海水，商标法等知识产权法所不能规范的领域，则由反不正当竞争法进行补充和覆盖。换言之，商标法等知识产权法与反不正当竞争法是特别法与一般法的关系。但司法实践中，对于某些侵权行为究竟属于侵犯商标专用权还是不正当竞争行为，并无明确规定。本案中，被告实施了多项侵权行为：一是在同一种商品上使用与原告注册商标近似的商标；二是在被告的网站域名上使用与原告注册商标近似的标识； 第三，在被告的企业名称中使用与原告注册商标近似的名称。在同一种商品上使用与原告注册商标近似的商标，应当构成对原告商标专用权的侵犯，这一点没有争议，但后两种侵权行为的性质需要借助商标法中商标使用的概念来区分商标侵权与不正当竞争。被告在其网站域名上使用与原告近似的商标，并从事相关商品交易，属于商标意义上的使用，构成对原告商标专用权的侵犯；被告在其企业名称上使用与原告近似的商标，但使用并不突出，不属于商标意义上的使用，虽然不构成对原告商标专用权的侵犯，但由于被告的主观恶意以及客观上容易导致消费者混淆误认，应当认定其构成不正当竞争。

1.商标法意义上的使用是界定商标侵权的前提

商标的生命在于使用。对于商标权人来说，商标的使用可以使商标的显著性由无到有、由弱到强，并可以维持和不断使注册商标驰名；在司法实践中，商标的使用情况是判断特定行为是否构成侵犯商标专用权、区分商标侵权与不正当竞争的重要标准。

所谓作为商标的使用，是指使用与他人注册商标相同或者近似的标志，具有表明商品或服务来自或与注册商标权人有关的功能。被控侵权是否仅限于“商标使用”，即仅使用商标是否可认定为商标侵权，目前尚有争议。有观点认为：“商标权是对商标及其所代表的商誉享有的权利。商标的商誉是通过使用商标取得的。已经注册但从未使用过的商标，很难称为财产权意义上的商标权。商标权的保护范围、商标侵权的认定标准，都是由商标所承载的商誉决定的。” 市场经营者使用与他人商标相同或者近似的文字或图形，只要不构成商标意义上的使用、不侵占商标所体现的商誉、不造成消费者混淆的可能性，就不侵犯他人商标权。”[1]相反的观点则认为：“如果将商标侵权条款设定为以商标使用为条件，99%的非商业性使用将被排除在商标侵权的范围之外，无需援引宪法赋予的言论自由作为辩护理由。欧盟商标指令第5(5)条没有将‘商业使用’作为商标侵权的条件，是一个巨大的错误。”[2]

在西方国家的商标法实践中，一些早期的案例并未考虑被告的行为是否构成商标使用，而最终判定被告的行为构成商标侵权。例如，在英国法院审理的阿森纳诉里德案中，阿森纳足球俱乐部在运动服和运动鞋上注册了“阿森纳”和“ ”商标，被告在阿森纳足球俱乐部球场周围销售印有“ ”标识的足球纪念品。阿森纳公司以侵犯其商标权为由将里德公司告上法庭。英国高等法院的法官认为，被告使用“ ”标识是为了表达“支持、忠诚和依恋”的含义，而不是为了识别和区分商品来源，这并不构成商标使用，因此被告的行为不构成商标侵权。出于谨慎考虑，英国高等法院将此案提交欧洲法院。欧洲法院认为，在此案之前，商标侵权是否需要商标使用尚不明确； 商标使用与非商标使用的区分对本案的处理意义不大，商标权人作为财产权人，有权禁止有损商标功能的使用。[3]

我国商标法及相关法规、司法解释也对商标使用及构成商标侵权的“使用”作出了规定和列举。最初，我国商标法实施条例第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标使用于商品、商品包装或者容器、商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。这一规定给人的理解是“只要使用了他人的商标，不管如何使用，都视为使用”。[4]为此，2013年修订的商标法第四十八条对此作了进一步完善，即规定：“本法所称商标的使用，是指将商标使用于商品、商品包装或者容器、商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中用于识别商品来源的行为。” 《商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均构成侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害。”《商标法实施条例》第七十六条规定：“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，是商标法第五十七条第二款规定的侵犯注册商标专用权的行为。” 依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《商标解释》）第一条第（一）款、第（三）款规定，将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称，并在相同或者类似商品上显著使用，容易导致相关公众产生误认的；将与他人注册商标相同或者近似的文字注册为域名，并通过该域名进行相关商品的电子商务交易，容易导致相关公众产生误认的，都属于对他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。

从以上规定可以看出，我国商标法关于商标使用的规定有着特殊的含义。并不是所有的使用他人商标的行为都属于商标法的管辖范围。只有以识别商品或服务来源意义下的商标使用行为才属于商标法的管辖范围。因此，商标法中商标的使用应当起到识别商品来源的作用。即使使用人在相同或类似商品上使用与注册商标相同或者近似的标记，如果这些标记不具备区分商品来源的功能，则不侵犯商标权人的商标权。 [5] 当然，我国商标法规定的商标使用范围外延并不狭窄，即不仅指在同一种或者类似商品上使用与他人注册商标相同或者近似的商标，还包括将商标用于商品名称、装潢、字号的突出使用等具有指示商品来源功能的商标的使用。考虑到商标法与反不正当竞争法的协调性，我国并不像欧洲法院那样，将第三方未经许可使用商标的行为全部纳入商标侵权的范围，而是将那些使用他人注册商标，但不具有商标意义上的使用行为，都纳入反不正当竞争法的范畴。

2. 非商标使用可能构成不正当竞争

实践中存在争议的问题是，将他人商标用于域名、企业名称等是否应当认定为侵犯商标权或不正当竞争。

（一）关于域名使用他人注册商标的司法裁判

最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《域名解释》）第四条规定：“人民法院审理域名纠纷案件，符合下列条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：（一）原告请求保护的民事权益合法、有效；（二）被告的域名或者其主要部分是对原告驰名商标的复制、摹仿、翻译或者音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或者近似，足以导致相关公众误认；（三）被告不希望对域名或者其主要部分拥有任何权利或者利益，并且没有注册、使用该域名的正当理由； （四）被告对域名的注册、使用具有恶意。结合《商标法解释》关于域名侵犯商标专用权的规定可以看出，如果被告在域名上使用他人注册商标，并从事相关商品交易的电子商务，本案中，可以认定被告“以商标意义上的使用”，构成侵犯商标专用权的行为；如果被告在域名上使用他人注册商标，但未在该域名下开展相关商品交易，则被告的使用行为不能认定为商标意义上的使用。如果被告符合《商标法解释》规定的四个条件，则应认定其构成不正当竞争。 因此，在涉及域名侵犯商标权的纠纷案件中，《域名解释》和《商标解释》中关于域名的规定有一个适用顺序，即首先判断域名中商标的使用是否符合侵犯商标专用权的条件；如果不符合，再判断是否构成不正当竞争。

本案中，被告格里特公司注册的域名“ tc ”与原告的注册商标“”近似，被告格里特公司使用该域名开展与原告类似涡轮增压器产品的电子商务，容易导致相关公众将原告的商品与原告的商品混淆，误导网络用户访问其网站，因此，根据《商标法解释》的规定，其构成对商标专用权的侵犯。

（二）企业名称中使用他人注册商标的司法处理

企业名称与商标虽然同为商业标识，但功能不同。企业名称的作用在于区分不同的商品或服务的提供者；商标的作用在于识别不同的商品或服务本身。由于二者的异质性，企业名称不属于商标法的调整范围。实践中，涉及企业名称侵犯商标专用权的纠纷，一般表现为企业名称中的名称与他人注册商标相同或者近似，侵权人将该名称突出使用的情况。在消费者眼中，这种突出使用名称的方式，实际上在一定程度上将名称与企业名称本身割裂开来，从而发挥了商标的作用。因此，《商标法解释》将企业名称中突出使用名称的情况纳入了商标法的调整范围，即突出使用名称的行为，仍然被认为是侵犯商标专用权的行为。 如果企业名称中的名称与他人的注册商标相同或者近似，但使用不显著，而是正常使用，由于此时不具备识别商品或服务的功能，而是识别不同的市场主体，并非以商标意义使用，则不能认定为侵犯商标专用权。如果企业名称的正常使用仍能引起相关公众的混淆误认，且被告存在主观恶意的，可以适用《反不正当竞争法》的一般规定，认定该行为违反诚实信用原则，构成不正当竞争。《商标法》第五十八条也对此进行了明确，即“将他人的注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称，误导公众，构成不正当竞争的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”

本案中，被告加勒特公司明知原告的“加勒特”商标在同行业中享有较高知名度，仍以虚假的“加勒特”字样注册其企业名称。被告加勒特公司解释称，“加勒特”三个字的组合容易让人误认为其为外国公司。因此，事实上，被告加勒特公司在注册其企业名称时，其主观意图是希望引起相关公众的误认，依附原告商标的良好声誉，使相关公众将两家企业与特定关系联系起来，混淆商品来源。因此，将“加勒特”注册为企业名称的行为本身就违背了诚实信用和公平竞争原则，且存在主观过错。 因此，即使被告加勒特公司对其企业名称进行了规范化使用，不构成对商标专用权的侵犯，但被告的行为将损害市场公平竞争秩序，造成消费者混淆、误认，构成对原告的不正当​​竞争。

综上所述，区分商标侵权与商标不正当竞争的关键在于被诉侵权行为是否为商标法意义上的商标使用行为。如果被诉侵权行为不是商标使用行为，则不构成商标侵权，但非商标使用行为并不一定是正当使用，如果符合不正当竞争的构成要件，仍有可能构成不正当竞争。

笔记：

[1]王倩，《知识产权法教材》，中国人民大学出版社，2011年第3版，第404-405页。

[2] 摘自邓红光著《商标法的理论基础：以商标显著性为中心》，法制出版社2008年第1版，第206-207页。

[3] Club， Read，案件C-206/01，2003年。转载自单晓光、蒋庆云主编《欧洲知识产权经典案例》，知识产权出版社，2011年第1版，第35-38页。

[4]孔祥俊，《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社，2012年，第120页。

[5]凌宗良，《单纯使用他人商标作为检索关键词行为的性质探析》，《中华商标》2015年第9期，第68页。