域名的抢注案例_美国互联网域名之重新注册构成恶意抢注的案例实践

原文：北京知识产权公共服务中心

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本期要点：

本案涉及与（SSN）关于PRU.COM域名所有权的争议。核心问题是SSN是否恶意注册域名以牟利。法院认为，SSN在重新注册过程中存在主观恶意，因为其未提供合法权利证据，且注册了多个与驰名商标相匹配的域名。最终裁定 PRU.COM 属于保诚集团。该案给中国企业提供了重要启示：在拓展国际业务时，需要注意域名注册的合规性，避免知识产权侵权，并确保域名与企业品牌的实际联系，防范法律风险。

案例关键词：

美国、抢注、恶意注册、管辖权、重新注册、恶意意图、反抢注消费者保护法

一、基本情况

（一）涉案知识产权情况

涉案知识产权：PRU.COM

案例类型：其他知识产权（域名）

行业领域：互联网

（二）案件当事人情况

上诉人（原审被告）：STONE LTD. （以下简称“SSN”）

被上诉人（原审原告）：THE OF（以下简称“保诚”）

原审被告人：FRANK ZHANG 张兆元（以下简称“张”）

听证机关：美国弗吉尼亚州东区第四巡回上诉法院

（三）案件基本事实

上诉人SSN是一家中国互联网公司，通过各种网络媒体渠道向中国消费者发布财经信息，重点关注外汇行业。中国公民张先生担任SSN首席执行官，代表SSN负责PRU.COM域名的注册和管理。 2017年10月13日，张某在SSN的委托下，通过网上域名市场购买了PRU.COM域名。

被诉人保德信是一家美国保险和金融服务公司，业务遍及全球。 2002年11月，保诚集团在美国注册了PRU商标及其他形式的PRU。保德信已在其他几个国家注册了相同的商标。但保诚集团并未在中国注册该商标，因为该商标被一家无关的公司在中国使用。

2020年3月，保诚集团试图购买互联网域名PRU.COM，但得知该域名已被不明人士拥有。 拥有 PRU 和其他形式 PRU 的多个注册商标。在发现SSN注册了PRU.COM域名后，保诚提起了相关诉讼。访问 PRU.COM 的互联网用户将被定向到一个页面，其中包含显示保诚商标和保诚竞争对手商标的广告。保德信声称，SSN 恶意注册与保德信独特标记相同的域名以获取利润，违反了《反域名抢注消费者保护法》(“ACPA”)。尽管SSN不是PRU.COM域名的原始注册人，但地方法院认为SSN仍然对域名抢注负有责任，因为ACPA不仅限于域名的初始注册，还包括后续的重新注册。因此，地区法院在综合考虑所有情况后，认定SSN具有从争议域名中牟利的恶意，并支持保诚集团的主张，裁定SSN将PRU.COM转让给保诚集团无实际意义。保诚集团的商标侵权索赔被驳回。随后，SSN、ZHANG分别提交上诉申请，上诉被合并审理。

（四）适用规则和程序

1. 反域名抢注消费者保护法。 ACPA 旨在防止域名抢注者注册包含商标的互联网域名并将域名卖回给商标所有者或第三方。

ACPA 为商标所有者提供了两种不同的途径来质疑域名滥用。首先，商标所有人可以通过对“适当被告”提起个人诉讼来质疑域名的滥用，该“适当被告”注册、贩运或以“恶意获取”为目的使用“与域名相同或相同的商标”。独特或众所周知的商标”与该商标“令人困惑地相似或淡化”的域名。如果商标所有人无法对当前持有人建立个人管辖权或无法找到当前持有人，则商标所有人可以针对在专利商标局注册的侵犯或淡化类似商标的域名提起对物诉讼。

2. UDRP 程序是一种行政程序，用于解决有关滥用注册和使用特定互联网域名的争议，无需通过法院诉讼。商标所有者可以使用 UDRP 提起诉讼以收回或禁止被抢注的域名。

产权组织仲裁与调解中心提供多种机制，包括 UDRP 计划，无需司法程序即可解决互联网域名争议。 UDRP 并不寻求协调互联网服务国家/地区的商标法，事实上，它明确预期司法程序将根据适用于各方的国家法律继续进行。

已针对涉案域名启动了 UDRP 程序。 2020年3月30日，WIPO锁定了PRU.COM域名，以便在UDRP程序得出结果之前无法对其进行编辑或修改。 2020年5月7日，WIPO程序根据保诚集团的动议终止。与此同时，保诚集团于2020年4月22日向弗吉尼亚州东区法院对张某及PRU.COM域名提起诉讼。

（五）上诉人的诉讼请求

上诉人认为，ACPA中“注册”的含义不包括重新注册，如果最初的域名注册是善意的，则不存在ACPA抢注责任。具体来说，SSN 辩称，其重新注册 PRU.COM 域名不属于 ACPA 含义内的合格“注册”，并且在最初注册该域名时， 尚未注册商标美国的 PRU 一词。同时，上诉人引用了以往的先例来支持其观点。美国第九巡回法院在Co., Ltd. v. Hise一案中裁定，“现有域名的重新注册不属于ACPA规定的注册类型”。法院认为，域名持有者有权将域名转让给其他所有者，因为“一般规则是财产所有者可以出售他或她拥有的所有财产权”。因此，由于将后续重新注册纳入“注册”的含义将使域名“实际上不可转让”，第九巡回法院认为 ACPA 中使用的术语“注册”“仅指初始注册”。 ”

此外，上诉人始终否认有“恶意”意图。在域名抢注案件中，最关键的一点是注册人是否具有“恶意”。针对法律规定的影响因素，上诉人需要提交有针对性的佐证材料，以达到影响法院综合考虑多种因素的判决。

（六）被申请人的主张

被投诉人通过“UDRP”投诉达到了了解注册人并锁定域名的目的。 2020年3月25日，保德信依据《统一域名法》对世界知识产权组织（“WIPO”）提起行政诉讼。商标所有者可以使用 UDRP 提起诉讼以收回或禁止被抢注的域名。通过行政诉讼，保诚获悉张某注册了PRU.COM，注册机构为“”（）。 2020 年 3 月 30 日，WIPO 锁定了 PRU.COM 域名，以便在 UDRP 程序得出结果之前无法对其进行编辑或修改。

另一方面，在诉讼过程中，对于“注册”的含义，当ACPA没有明确定义时，人们认为应该给出该词的普通和日常含义。 “注册”一词的普通含义必须包括首次注册和任何后续注册。再次注册。作为原审原告，需要提供证据证明“域名使用方具有利用域名牟利的恶意”、“域名与域名相同或者混淆性相似”。成为显着且知名的商标，或淡化该商标。”从法院审查的角度来看，我们提供了商标权证明、商标使用及知名度证明等证据，以及对方获得多个易混淆域名并有出售给我们意图的证据。

2. 办案程序

（一）争议焦点

本案的三个争议点是：1、管辖权争议，应适用对物管辖权还是属人管辖权，张某是否为适当被告； 2、“注册”的含义是否包含“重新注册”； 3. SSN 使用PRU.COM域名是否存在恶意牟利的意图？

（二）法院观点

法院具体意见如下：

1.管辖权争议，应适用对物管辖权还是属人管辖权，张某是否为适当被告。

ACPA 规定，如果法院发现商标所有者无法获得对合适被告的属人管辖权，则商标所有者“可以”在域名注册的司法管辖区提起对物诉讼。 SSN 对地区法院对域名行使对物管辖权提出质疑，认为地区法院错误地认为在提出 ACPA 申诉时必须存在对适当被告的属人管辖权。

二审法院认为，地方法院对被告域名的对物管辖权正确。因为张作为 PRU.COM 的上市注册人，不属于 ACPA 规定的合格被告。记录清楚地表明，张某以个人身份并非争议域名的实际注册人。在整个诉讼过程中，张某和SSN均多次声称SSN拥有PRU.COM域名。正如地区法院的推理，“如果不这样做，任何根据 ACPA 提起诉讼的外国被告都可以选择自己选择的法院。”

2、“注册”的含义是否包含“重新注册”。

由于 ACPA 没有用“初始”或“创建”等词来限定“注册”一词，第十一巡回法院采用了该词“简单明了”的含义，并推断“重新注册根据定义就是注册”。只有当法规含糊不清时，我们才会考虑国会意图的其他指标，例如立法历史。此处，ACPA 没有定义术语“注册”。因此，“我们赋予这个词普通的、日常的含义。”

SSN 在很大程度上依赖第九巡回法院在该案中的裁决来支持其论点，认为现有域名的重新注册不符合“注册”资格。也就是说，基于“重新注册”的 ACPA 责任是不恰当的，因为“法规的文本或结构中没有任何内容表明国会打算将域名权利不可剥夺”。

二审法院认为，不将重新注册纳入 ACPA 的范围是“不合理的”，因为这将允许“国会试图阻止的行为”。例如，如果 ACPA 的范围仅限于首次注册，则重新注册将被排除在 ACPA 的范围之外。由于域名系统的独特性，“注册”一词及其派生词必须包括初始注册和重新注册。如果没有恶意，抢注不承担任何责任。因此，本法院与第三巡回法院和第十一巡回法院一样，认为“注册”一词及其派生词适用于域名的每次注册，包括初始注册和任何后续的重新注册。如果系争域名在相应商标注册后又被连续注册，商标权人可以证明该连续注册行为具有恶意。这一解释进一步推进了 ACPA 消除域名抢注并保护美国企业、消费者和在线商务的目的。

3. SSN是否有恶意利用PRU.COM域名牟利。

PRU.COM 与保诚集团的商标 PRU 混淆性相似并无争议，因为双方同意 PRU.COM 域名与 PRU 商标术语相同。因此，判决的唯一决定性问题是SSN是否具有利用PRU.COM域名牟利的恶意意图。

法院从以下几个方面论述了“恶意”：首先，在域名注册时，SSN和张某均不拥有该域名的商标或知识产权，SSN和张某均对PRU一词不享有任何合法权利。 。权利；其次，SSN未能提供任何证据证明其利用PRU.COM进行任何善意的商品或服务商业活动。尽管在某些情况下，注册人注册域名是为了从事根本不可能的商业活动，除非注册人长期使用该商标提供商品和服务，并且有提供此类商品和服务的合法计划。今后上线服务，否则不予考虑注册人提出的域名今后的使用。自SSN于2017年收购PRU.COM域名以来，该网站仅解析为停放页面，并不构成善意商业提供商品或服务；第三，SSN 之前未曾将 PRU.COM 用于任何非商业或合理使用目的；第四，由于PRU.COM与保诚集团的PRU商标相同，而SSN对于收购PRU.COM缺乏任何有意义或令人信服的解释，并且SSN允许PRU.COM解析到展示保诚竞争对手广告的停放页面。综上所述，SSN注册PRU.COM的目的是为了引诱客户离开保诚集团；第五，SSN 在注册或维护 PRU.COM 时使用虚假或误导性的联系信息。 WIPO记录证实，张将()列为PRU.COM域名的注册商，并声称是该公司为其购买了争议域名，而不是SSN。当张某提出驳回申请时，尚不清楚域名注册人是谁，但被告律师表示，张某是在其雇主SSN的指示下注册了该域名；第六，SSN注册了100多个域名，其中包括与他人注册的域名。商标与域名相匹配，如“Yelp”、“Quora”、“”，表明SSN想要占用该域名而不是使用该域名；第七，保诚集团一直在美国和国际上使用PRU和PRU-商标，并一直维持郑氏在纽约证券交易所（“NYSE”）的股票代码为“PRU”。 PRU 商标显然得到了广泛认可，特别是在美国，SSN 选择在 和 中注册多个不同的域名。

（三）法院判决

二审法院认为，SSN的行为具有恶意，SSN不享有《反垄断法》安全港条款的保护。故维持原判。

3、体验启蒙

该案例的实证意义如下：

(1) 已注册域名权利人或公司

随着互联网的兴起，侵犯知识产权的新方式不断涌现，其中最主要的就是域名抢注。域名抢注是指恶意注册、使用或出售域名。上诉人败诉的主要原因是其主观恶意明显。例如，其未能提供任何证据证明其对涉案域名拥有在先权利，或者其曾经并将善意使用涉案域名。同时，上诉人注册了100多个域名。域名，包括一些与他人驰名注册商标相匹配的域名，表明他们想占有该域名而不是使用该域名。法院综合多种因素，综合认定上诉人存在恶意。

对于国内权利人或想要注册域名的企业来说，一方面，在注册前必须进行检索和合规审查。最好委托专业人员，避免注册与驰名商标混淆的域名，避免注册与驰名商标混淆的域名。与公司在先权利或公司名称无关的域名，并且注册该域名后必须实际使用该域名进行商品或服务的善意商业活动。另一方面，如果他人拥有在先权利（主要是商标）的域名不是恶意注册的，则可以提供以下证据证明善意，从而免除责任：（1）在先合法权利域名的主要部分； (2) 先前 该域名已被实际用于任何善意的商品或服务商业推广； （三）注册意图是善意的，没有吸引对方客户的意图； （四）从未向对方提出出售涉案域名的要约； (5) 在注册或维护域名时未使用虚假或误导性的联系信息； （六）未注册多个与他人注册商标相匹配的域名，且无意在实际使用中占有该域名。

(2) 对于被抢注域名的权利人或公司

首先，最好提前做好防范，即提前注册与自己的商标或公司名称相关的域名。其次，如果发现域名被国外公司注册，要注意收集证据。您可以参考保诚在本案中的做法，先通过“UDRP”投诉了解注册人并锁定域名，然后提起诉讼要求返还域名。最后，在互联网信息时代，域名作为知识产权的保护与传统的商标、专利等版权相比也非常重要。建议企业不要忽视域名，做好审查和保护措施，避免不必要的知识产权纠纷和损失。

（首都知识产权服务行业协会供稿整理）